【專利】專利申請中如何評判化合物權利要求的新穎性

 

　　化合物發(fā)明是化學和醫(yī)藥發(fā)明的基礎和核心，圍繞化合物發(fā)明會衍生出化合物的制備方法發(fā)明、衍生物發(fā)明，以及晶體發(fā)明等一系列外圍發(fā)明。擁有化合物發(fā)明的專利權人通常對由該化合物衍生出的系列外圍發(fā)明具有較高話語權，他人如欲實施化合物發(fā)明衍生出的系列外圍發(fā)明需要經(jīng)過化合物發(fā)明專利權人的許可，因此對于化合物發(fā)明的專利挑戰(zhàn)屢見不鮮，其中，專利法第二十二條第二款更是請求宣告化合物專利權無效的理由中最常見的條款之一。筆者以某無效宣告請求案為例，闡述如何解讀化合物權利要求的保護范圍以及化合物權利要求新穎性評判的審查標準。

　　【理念闡述】
　　化合物權利要求保護的是具有特定化學結構和/或化學名稱的化合物，依此使其區(qū)別于現(xiàn)有技術已知的化合物?；瘜W名稱通常與結構相關，化學結構是否相同是區(qū)分權利要求保護的化合物與現(xiàn)有技術化合物的根本；通常情況化合物的純度不會改變化合物的結構，因此化合物權利要求通常不包含純度信息，只要現(xiàn)有技術公開權利要求保護的化合物的結構，無論現(xiàn)有技術中該化合物純度如何，均會認為權利要求保護的化合物產品已被現(xiàn)有技術公開。

　　對于化合物權利要求新穎性的判斷，根據(jù)《專利審查指南》規(guī)定適用的是“提到即公開”的標準，具體到該案即當權利要求保護一個具體化合物的特定立體異構體時，如果現(xiàn)有技術公開了所述化合物特定立體異構體的化學結構和立體構型，通常認為現(xiàn)有技術已經(jīng)提到該特定立體異構體，如果沒有證據(jù)證明在申請日之前無法獲得該特定立體異構體，則該特定立體異構體相對于現(xiàn)有技術不具備新穎性。

　　【案例演繹】

　　某案中，權利要求保護一種作為農藥的順式-烷氧基-取代的螺環(huán)1H-吡咯烷-2，4-二酮衍生物，其具體結構如式（I）化合物，其中：X為甲基，Y為甲基，A為甲基和G為乙氧羰基，式（I）化合物所示的立體結構為順式異構體。該化合物是某公司的明星殺蟲劑螺蟲乙酯，注冊商品名為“畝旺特?”。說明書記載了該化合物的制備方法：首先將3.02g（10mmol）實施例I-a-1化合物和1.21g（12mmol） 的三乙胺加入20ml氯苯中。然后在60-65℃，逐滴加入1.14g（10.5mmol）氯甲酸乙酯的8ml氯苯溶液。將混合物在60-65℃攪拌4小時。在室溫將反應溶液用20ml氯苯稀釋，然后用20ml水、20ml 5％濃度氫氧化鈉水溶液以及最后用10ml飽和NaCl水溶液萃取，干燥有機相并蒸餾出溶劑，由此獲得3.88g粗產物。將其中的1.523g通過15ml甲基環(huán)己烷重結晶，由此獲得1.437g產物。因此，相對于I-c-1化合物的總量，計算產率為3.72g?；诩兌葹?9.6％，產率為3.68g（≈理論值的98.6％），熔點為142-143℃。說明書還記載了其殺蟲活性試驗（圖1所示）。

　　專利申請
　　請求人提交了證據(jù)1，認為證據(jù)1公開的化合物I-1-c-4即涉案專利的式（I）化合物，涉案專利化合物相對于證據(jù)1不具備新穎性。

　　專利權人認為，證據(jù)1是專利權人在先申請，證據(jù)1公開的化合物I-1-c-4為既包含順式異構體又包含反式異構體且其中順式異構體占優(yōu)的混合物，并非權利要求1的純順式異構體。而且，涉案專利說明書公開了式（I）化合物與證據(jù)1化合物I-1-c-4殺蟲活性的對比試驗，兩者在熔點和殺蟲活性方面明顯不同，且兩者制備方法和制備條件不同，表明式（I）化合物和證據(jù)1化合物I-1-c-4是不相同的化合物。專利權人還提交了反證1-8用于證明式（I）化合物不同于證據(jù)1公開的化合物，其中反證1、2、7為式（I）化合物（即順式異構體）分別與證據(jù)1的I-1-c-4化合物、及其反式異構體殺蟲活性的對比試驗。

　　雙方爭議的焦點在于：證據(jù)1提及的化合物I-1-c-4是否公開了涉案專利保護的式（I）化合物。合議組認為，要解決雙方的爭議焦點應當考慮三個方面的問題：涉案專利權利要求的保護范圍、證據(jù)1的化合物I-1-c-4公開了哪些信息內容、“新穎性”評判的審查標準。

　　該案中，權利要求保護的是一種化合物，其是典型的化合物權利要求。對于化合物權利要求而言，化學結構是否相同是區(qū)分權利要求保護的化合物與現(xiàn)有技術化合物的根本，該案涉及的是一種具有特定立體構型的殺蟲化合物，化合物純度，包括化學純度以及立體異構體的純度，均不會改變該化合物的化學結構和立體結構，如果現(xiàn)有技術公開了權利要求保護的順式異構體構型的化合物，無論其純度如何，通?？梢哉J為其均落入權利要求保護化合物的范圍之內，從而使權利要求不具備新穎性。

　　證據(jù)1公開式（I-1-c）化合物，及其代表性實施例（I-1-c-1）（圖2所示）的制備及其分離方法，并記載了類似于實施例（I-1-c-1）和／或根據(jù)一般制備說明，可以得到式（I-1-c）化合物，其還在表格中具體公開式（I-1-c）化合物的另一個代表實施例化合物I-1-c-4，還在表格中公開了β異構體的立體結構，即根據(jù)Bucherer-Bergs合成的條件主要獲得其中基團R和羧基是平伏位置的異構體指定為β，而根據(jù)Strecher合成的條件主要獲得其中氨基和基團R是平伏位置的異構體指定為а（β異構體的立體結構即為順式異構體）。

　　依據(jù)《專利審查指南》規(guī)定，“專利申請要求保護一種化合物的，如果在一篇現(xiàn)有技術文件里已經(jīng)提到該化合物，所屬領域的技術人員由該文件的指導能制造或者能分離出該化合物，則該化合物缺乏新穎性?！边@里“提到”的含義是指明確定義或說明了該化合物的化學名稱、 分子式（或結構式）、理化參數(shù)和/或一種制備方法（包括原料）。依據(jù)上述規(guī)定，化合物新穎性的評判適用“提到即公開”的標準，即只要現(xiàn)有技術明確提到權利要求保護化合物的化學結構和/或化學名稱，即便其提到的僅僅是一個表格化合物，只要依據(jù)現(xiàn)有技術的指導能制造或者能分離出該化合物，換言之只要沒有證據(jù)表明依據(jù)現(xiàn)有技術的指導無法制備和/或分離出該化合物，則認定權利要求保護的化合物已經(jīng)被現(xiàn)有技術公開。

　　具體到該案，權利要求保護是如式（I）所示的化合物，其立體構型是順式異構體。證據(jù)1以表格的形式公開了化合物I-1-c-4的結構及其立體構型，其中A和B（-（CH2）2-CHOCH3-（CH2）2-）對應于涉案專利式（I）化合物的甲氧基環(huán)己烷基，X（CH3）、Z（CH3）分別對應于涉案專利式（I）化合物的X為CH3、Y為CH3，M-R2（OC2H5）對應于涉案專利式（I）化合物的G取代基中的乙氧基，證據(jù)1化合物I-1-c-4與涉案專利式（I）化合物的化學結構相同。證據(jù)1公開的表格中還顯示化合物I-1-c-4的異構體形式是β異構體，其在說明書中對于β異構體立體構型的定義為根據(jù)Bucherer-Bergs合成的條件主要獲得其中基團R和羧基是平伏位置的異構體β異構體，即化合物I-1-c-4主要是氨基處于直立鍵位置，甲氧基處于平伏鍵位置的β異構體，該β異構體與涉案專利式（I）化合物的立體構型完全相同，也是順式異構體。盡管證據(jù)1獲得的產品是根據(jù)Bucherer-Bergs合成得到的主要含β異構體（即順式異構體）的順-反異構體混合物而不是純順式異構體，但是本領域技術人員根據(jù)證據(jù)1公開的內容可以確定的是證據(jù)1關注到其順-反異構體混合物中順式異構體數(shù)量占優(yōu)，并明確公開了順式異構體的立體結構，本領域技術人員在證據(jù)1的基礎上已經(jīng)知曉所述化合物I-1-c-4的化學結構及β異構體的立體結構。依此，合議組認為證據(jù)1已經(jīng)明確提到了涉案專利的式（I）化合物。證據(jù)1還公開了化合物I-1-c的示例性制備方法及其重結晶的純化方式，化合物I-1-c-4也可以依據(jù)該方法制備和分離，本領域技術人員依據(jù)證據(jù)1的指引可以獲得主要包含順式異構體的化合物I-1-c-4，并在上述基礎上根據(jù)實際需要通過常規(guī)分離手段分離出純度較高的順式異構體。反證1-8均未涉及證據(jù)1化合物I-1-c-4順-反異構體混合物的分離純化問題，沒有證據(jù)表明在涉案專利的優(yōu)先權日之前無法分離提純證據(jù)1化合物I-1-c-4順-反異構體混合物獲得純度較高的順式異構體。綜上所述，證據(jù)1明確提到了涉案專利式（I）化合物的化學結構和立體結構，并且沒有證據(jù)證明在申請日之前無法獲得其明確提到的順式異構體，則涉案專利式（I）化合物相對于證據(jù)1不具備新穎性。

　　盡管結論如此，但筆者也并不認為證據(jù)1實施例獲得的化合物I-1-c-4產品與涉案專利說明書實施例制備得到的產品完全相同。涉案專利實施例得到的化合物產品是順式異構體純度較高的產品（順反比≥97:3），其產品中所含的順式異構體含量較高，反式異構體含量較低，其與證據(jù)1化合物I-1-c-4的熔點不同，而且其產品對于棉蚜和猿葉甲幼蟲的殺蟲活性明顯高于證據(jù)1實施例獲得的化合物I-1-c-4（既包含順式異構體又包含反式異構體且其中順式異構體占優(yōu)的混合物）。但是涉案專利采用化合物發(fā)明的形式保護其獲得的化學產品，將現(xiàn)有技術公開的內容納入了其保護范圍，這種做法不應當被鼓勵。（來源：中國知識產權報 作者：國家知識產權局專利局復審和無效審理部 胡楊 何煒）