中國實用新型制度的特殊性，“一拖二”申請也是經(jīng)常選用的申請策略，但是后續(xù)專利維權(quán)是否會帶來什么問題呢？本文結(jié)合申請前的策略進行分析，僅供交流學(xué)習(xí)。
一、問題的提出
按照中國專利法第二條第一款的規(guī)定，中國專利的種類分為發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計，由于這種立法的特殊性，所以在遞交中國專利申請的時候，經(jīng)常會考慮將同一個技術(shù)方案同時遞交發(fā)明專利申請和實用新型專利申請；但是為了避免專利重復(fù)授權(quán)的原則，申請人又必須面對專利法第九條第一款的規(guī)定為了讓發(fā)明專利授權(quán)，放棄實用新型專利。隨之而來的問題是，申請人在申請階段繳納了兩份專利申請的費用，所以當(dāng)然希望發(fā)明和實用新型專利同時保留專利權(quán)。針對該問題，本文將重點討論和分析“一拖二[1]”專利申請過程中各種選擇策略的利弊，供申請人參考。
二、問題的分析
1、在以下情況下，如何確定是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”：
a、
發(fā)明專利申請的權(quán)利要求只寫方法對應(yīng)的主題，實用新型專利申請的權(quán)利要求只寫產(chǎn)品對應(yīng)的主題；
b、發(fā)明專利申請的權(quán)利要求中撰寫產(chǎn)品主題用功能性和/或者用途限定來撰寫，實用新型專利申請的權(quán)利要求中撰寫產(chǎn)品主題用結(jié)構(gòu)性特征來撰寫；
c、一份專利申請的權(quán)利要求中撰寫產(chǎn)品中零部件對應(yīng)的主題，另一份專利申請的權(quán)利要求中撰寫產(chǎn)品中組件對應(yīng)的主題；
d、兩份專利申請的部分必要技術(shù)特征相同，區(qū)別點在于：一份專利申請的權(quán)利要求中對于部分不同的必要技術(shù)特征都是用的上位概念，另一份專利申請的權(quán)利要求中對于部分不同的必要技術(shù)特征都是用的下位概念；例如，第一份申請保護的特征包括：A、B、C、D[2]，另一份申請保護的特征包括：A，B，c1，d1；
e、兩份專利申請的部分必要技術(shù)特征相同，區(qū)別點在于：一份專利申請的權(quán)利要求中對不同的必要技術(shù)特征部分用上位概念、部分用下位概念，另一份專利申請的權(quán)利要求中也對不同的必要技術(shù)特征部分用上位概念、部分用下位概念念；例如，第一份申請保護的特征包括：A、B、c1、D，另一份申請保護的特征包括：A，B，C，d1。
針對包括但不限于上面羅列的這些情況，第一個需要分析的問題：如何確定兩件專利申請是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造？
2、中國專利申請過程中的《發(fā)明專利請求書》和《實用新型專利請求書》中有針對專利法第九條第一款分別對應(yīng)設(shè)計選項：
?“聲明本申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造在申請本發(fā)明專利的同日申請了實用新型專利”
?“聲明本申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造在申請本實用新型專利的同日申請了發(fā)明專利”
針對上述的選項，第二個問題就產(chǎn)生了：申請人是勾選上述選項更有利，還是不勾選更有利呢？
3、中國專利法第九條第一款規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)?！?br />
問題：為了解決重復(fù)授權(quán)的問題，我們是放棄實用新型專利申請，還是修改發(fā)明專利申請的權(quán)利要求？如果選擇修改發(fā)明的權(quán)利要求，哪些修改方式可以使發(fā)明專利申請和實用新型專利申請不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。
三、問題的解決
針對上面分析的三個問題，下面根據(jù)中國專利法和審查指南的相關(guān)規(guī)定來分析不同選擇之間的利弊，這樣申請人可以根據(jù)自己申請專利的目的進行相應(yīng)的選擇。
01 如何確定兩件專利申請是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造
對于情況a，審查指南在第二部分第三章的6.1節(jié)有給出明確的結(jié)論，同一申請人提交的兩件專利申請的說明書都記載了一種產(chǎn)品以及制造該產(chǎn)品的方法，其中一件專利申請的權(quán)利要求書要求保護的是該產(chǎn)品，另一件專利申請的權(quán)利要求書要求保護的是制造該產(chǎn)品的方法，應(yīng)當(dāng)認為要求保護的是不同的發(fā)明創(chuàng)造。
情況b的結(jié)論相對復(fù)雜，雖然審查指南未給出明確的規(guī)定，但是審查指南在第二部分第三章的6.1節(jié)卻給出了指導(dǎo)性的建議，“應(yīng)當(dāng)注意的是，權(quán)利要求保護范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。所以我們判斷不同語言撰寫出來的權(quán)利要求是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，可以以專利保護范圍是否相同來考慮。
由于結(jié)構(gòu)特征限定的特征按照專利法第二條第三款的規(guī)定要求是“對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合”，所以更容易確定技術(shù)方案保護范圍；而功能性和/或者用途限定在確定保護范圍的時候，需要考慮權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)方案需要解決的技術(shù)問題，說明書中具體的實施方式，甚至還需要考慮被訴產(chǎn)品的特征，才能明確每個特征對應(yīng)的含義，在每個功能性和/或者用途限定的特征含義明確之后，該權(quán)利要求的保護范圍才能被確定。
如果功能性和/或者用途限定在確定保護范圍和結(jié)構(gòu)性特征限定的保護范圍相同時，我們可以推定發(fā)明和實用新型還是相同發(fā)明創(chuàng)造；如果不同，個人認為可以參照情況d中的上下概念進行對應(yīng)。
情況c，和情況a的分析和結(jié)論類似，保護不同對應(yīng)的保護范圍也是不同的，所以個人認為這種情況也是不應(yīng)該屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造；但是如果發(fā)明人在申請兩份專利的過程中，僅僅是把同一個產(chǎn)品用兩種概念表達出來，個人認為不應(yīng)該屬于情況c討論的零部件和組件，而是屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造；例如打印機和打印裝置兩個主題詞。
情況d，審查指南雖然未對上位概念和下位概念保護范圍的情況做具體分析，但是在現(xiàn)行審查標(biāo)準(zhǔn)中，上位概念被當(dāng)做一個整體進行對待，而不能將上位概念分拆成多個并列方案進行判斷[3]。
情況e，根據(jù)審查指南在第二部分第三章的6.1節(jié)卻給出了指導(dǎo)性的建議，“應(yīng)當(dāng)注意的是，權(quán)利要求保護范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，以及情況d中提及的“在現(xiàn)行審查標(biāo)準(zhǔn)中，上位概念被當(dāng)做一個整體進行對待，而不能將上位概念分拆成多個并列方案進行判斷”；個人認為情況e列舉的情況，是部分重疊的保護范圍，不屬于同樣發(fā)明創(chuàng)造。
02 申請人是否需要在專利申請請求書中勾選相應(yīng)的
專利法第九條第一款規(guī)定，“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”。如果申請人勾選上該選項，一般情況下，實用新型專利先授權(quán)，待發(fā)明專利審查過程中沒有發(fā)現(xiàn)其他實質(zhì)性缺陷時，發(fā)明專利的審查員在發(fā)送授權(quán)通知前，肯定會發(fā)送讓申請人放棄實用新型專利權(quán)或者修改發(fā)明專利權(quán)要求保護范圍；所以在發(fā)明專利授權(quán)之后，發(fā)明人的發(fā)明專利就已經(jīng)能夠得到一個相對穩(wěn)定的權(quán)利狀態(tài)。
但是如果發(fā)明人不勾選該選項，而且發(fā)明專利審查員在審查過程中未檢索到對應(yīng)的實用新型專利，對兩份專利都頒發(fā)了專利證書。按照審查指南第四部分第七章第2.1節(jié)的規(guī)定：
第一種情況，任何單位或者個人認為屬于同一專利權(quán)人的具有相同申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）的兩項專利權(quán)不符合專利法第九條第一款的規(guī)定而請求專利復(fù)審委員會宣告其中授權(quán)在前的專利權(quán)無效的，在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下，專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)維持該項專利權(quán)有效。 情況b的結(jié)論相對復(fù)雜，雖然審查指南未給出明確的規(guī)定，但是審查指南在第二部分第三章的6.1節(jié)卻給出了指導(dǎo)性的建議，“應(yīng)當(dāng)注意的是，權(quán)利要求保護范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。所以我們判斷不同語言撰寫出來的權(quán)利要求是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，可以以專利保護范圍是否相同來考慮。
第二種情況，任何單位或者個人認為屬于同一專利權(quán)人的具有相同申請日(有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日) 的兩項專利權(quán)不符合專利法第九條第一款的規(guī)定而請求專利復(fù)審委員會宣告其中授權(quán)在后的專利權(quán)無效的，專利復(fù)審委員會經(jīng)審查后認為構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造的，應(yīng)當(dāng)宣告該項專利權(quán)無效。 情況c，和情況a的分析和結(jié)論類似，保護不同對應(yīng)的保護范圍也是不同的，所以個人認為這種情況也是不應(yīng)該屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造；但是如果發(fā)明人在申請兩份專利的過程中，僅僅是把同一個產(chǎn)品用兩種概念表達出來，個人認為不應(yīng)該屬于情況c討論的零部件和組件，而是屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造；例如打印機和打印裝置兩個主題詞。
第三種情況，如果上述兩項專利權(quán)為同一專利權(quán)人同日(僅指申請日)申請的一項實用新型專利權(quán)和一項發(fā)明專利權(quán)，專利權(quán)人在申請時根據(jù)專利法實施細則第四十一條第二款的規(guī)定作出過說明，且發(fā)明專利權(quán)授予時實用新型專利權(quán)尚未終止，在此情形下，專利權(quán)人可以通過放棄授權(quán)在前的實用新型專利權(quán)以保留被請求宣告無效的發(fā)明專利權(quán)。
所以對發(fā)明人而言，如果在專利申請過程中就勾選相應(yīng)的選項，就會按照上面提及的第三種情況處理，可以通過放棄授權(quán)在前的實用新型專利權(quán)以保留被請求宣告無效的發(fā)明專利權(quán)。但是如果發(fā)明人不勾選相應(yīng)的選項，就會按照出現(xiàn)上面的第一種情況和第二種情況，在先授權(quán)的實用新型專利權(quán)被維持，在后授權(quán)的發(fā)明專利權(quán)被無效；而發(fā)明專利的保護期限是從申請日起20年，實用新型的保護期限是從申請日起10年；所以對申請人而言是一種損失。
另外，如果申請人在提交申請的不勾選相應(yīng)的選項，當(dāng)實用新型授權(quán)之后，發(fā)明審查過程中，是否也能通過放棄在前面已經(jīng)授權(quán)的實用新型來保留發(fā)明專利的權(quán)利呢？我們可以重新回到專利第九條第一款和專利法實施細則四十一條第二款來分析：
專利法第九條第一款的規(guī)定為：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。
專利法實施細則四十一條第二款的規(guī)定為：同一申請人在同日(指申請日) 對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，應(yīng)當(dāng)在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)的規(guī)定處理。
我們可以看到對于未做說明的（即不勾選相應(yīng)的選項），專利法實施細則四十一條第二款明確規(guī)定只能按照第九條第一款中“關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)的規(guī)定處理”（即第九條第一款規(guī)定中的前半句）；而不能享有第九條第一款中“但是……”相對應(yīng)的規(guī)定，所以申請人此時應(yīng)該不能再享有通過放棄在前面已經(jīng)授權(quán)的實用新型來保留發(fā)明專利的權(quán)利。
所以，通過上述的分析，勾選對應(yīng)選項就需要我們在發(fā)明授權(quán)之前作出讓步，例如修改權(quán)利要求保護范圍，或者放棄實用新型；不勾選的話，必須要能夠確認我們能夠通過權(quán)利要求的撰寫技巧，使兩份專利申請的是保護范圍不同的兩份專利，否則就會出現(xiàn)發(fā)明被無效的風(fēng)險。
03 申請人如何修改權(quán)利要求避重復(fù)授權(quán)
如第二部分列舉的5種情況，以及第三方部分對這5種情況的分析的結(jié)論；情況a、c、d、e是可以滿足要求的，在滿足專利法規(guī)定的其他情況下，可以參考這4種情況進行修改。
而情況b如果想得到兩份穩(wěn)定的專利權(quán)，就需要在發(fā)明專利申請文件撰寫過程中，將功能性和/或用途特征用多種實施例方式進行解釋，使得功能性和/或用途對應(yīng)的技術(shù)特征相對于實用新型對應(yīng)的特征能用上位概念進行解釋。
另外，在修改過程中，還有一種最常見的修改方式就是：增加技術(shù)特征。但是增加的技術(shù)特征是否就一定能區(qū)分專利法第九條第一款中“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”呢，這就還是需要分析權(quán)利要求保護的范圍是否會因為增加的特征而不同[5]。
