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【商標(biāo)】什么是美國商標(biāo)注冊(cè)的主簿注冊(cè)和副簿注冊(cè)?

作者:行之知識(shí)產(chǎn)權(quán)   來源:   時(shí)間:2020-06-15

 

  依據(jù)美國商標(biāo)法(蘭哈姆法),美國專利商標(biāo)局將注冊(cè)簿分為:主簿和副薄。大部分業(yè)內(nèi)人士和商標(biāo)持有人對(duì)主簿注冊(cè)非常熟悉;然而,許多業(yè)內(nèi)人士和商標(biāo)持有人從未聽說過第二個(gè)注冊(cè)簿,被稱為“副簿注冊(cè)”。自1946年商標(biāo)法實(shí)施以來,副簿注冊(cè)為缺乏顯著性但能區(qū)分商品或服務(wù)來源的商標(biāo)提供了注冊(cè)的可能。(蘭哈姆法第23~28節(jié),美國法典第15編第1091-1096節(jié))。例如:雜志名稱通常對(duì)其內(nèi)容具有描述性,這是副簿注冊(cè)中缺乏顯著性的商標(biāo)的范例。如果該雜志通過大量發(fā)行,被公眾知曉,進(jìn)而獲得顯著性,則該商標(biāo)可在主簿注冊(cè)進(jìn)行注冊(cè)申請(qǐng)。

【商標(biāo)】什么是美國商標(biāo)注冊(cè)的主簿注冊(cè)和副簿注冊(cè)?

  02
  美國主簿和副簿區(qū)區(qū)別
  只有具有顯著性的商標(biāo)才能在主簿注冊(cè)進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng),顯著性來源于商標(biāo)獨(dú)特的特征或?qū)ι虡?biāo)長期廣泛的使用。
  主簿具有以下優(yōu)勢(shì):
  1. 推定商標(biāo)的有效性,作為商標(biāo)專用權(quán)的初步證據(jù),對(duì)商標(biāo)持續(xù)專有使用的通告。
  2. 如果商標(biāo)自注冊(cè)之日起連續(xù)、不間斷使用超過五年,該商標(biāo)有可能獲得不可爭辯性(阻止第三方對(duì)商標(biāo)的有效性進(jìn)行抗辯)。
  3. 在主簿注冊(cè)的注冊(cè)申請(qǐng)須符合美國專利商標(biāo)局商標(biāo)注冊(cè)的基本要求。主簿注冊(cè)的商標(biāo)申請(qǐng)將經(jīng)歷公告程序和異議期。
  大部分人對(duì)副簿注冊(cè)不甚了解。通常,只有當(dāng)審查員以商標(biāo)缺乏顯著性為由駁回主簿注冊(cè)的注冊(cè)申請(qǐng)時(shí),副簿注冊(cè)才能被了解到。如果審查員認(rèn)為該商標(biāo)能夠區(qū)分商品和服務(wù)來源,就會(huì)允許申請(qǐng)人將主簿注冊(cè)的申請(qǐng)修改為副簿注冊(cè)的申請(qǐng)。
  副簿注冊(cè)僅限于正在美國或其他領(lǐng)土國家使用的商標(biāo)(與意圖使用為申請(qǐng)基礎(chǔ)的商標(biāo)相反)及那些在原屬國已獲準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)。在主簿注冊(cè)以意圖使用為基礎(chǔ)提出的商標(biāo)申請(qǐng),可修改為副簿注冊(cè)的商標(biāo)申請(qǐng),前提是申請(qǐng)人已提交使用聲明并且該使用聲明已被官方接受。審查員不能因等待申請(qǐng)人提交使用聲明而對(duì)該申請(qǐng)進(jìn)行暫停審理。因此,如果商標(biāo)申請(qǐng)可能因商標(biāo)缺乏顯著性而被駁回,建議等到商標(biāo)即將投入使用時(shí)再提出注冊(cè)申請(qǐng)。針對(duì)主簿注冊(cè)中以意圖使用為基礎(chǔ)的注冊(cè)申請(qǐng)?zhí)峤皇褂寐暶?,將?dǎo)致副簿注冊(cè)的商標(biāo)申請(qǐng)日發(fā)生變化。也就是說,美國專利商標(biāo)局會(huì)考慮將提交使用聲明修正的日期作為副簿注冊(cè)的申請(qǐng)日期。(美國法典第37編第2條第75款第(b)項(xiàng))。因此,審查員必須重新對(duì)美國專利商標(biāo)局的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索,以檢索出沖突商標(biāo)。此時(shí)申請(qǐng)人應(yīng)注意審查員可能下發(fā)駁回通知書,原因是,自原申請(qǐng)?zhí)峤恢罩撂峤皇褂寐暶餍拚陂g,可能已有第三方提交了申請(qǐng),此申請(qǐng)日會(huì)早于提交使用聲明修正的日期。
  通常,副簿注冊(cè)的商標(biāo)申請(qǐng)由主簿注冊(cè)的商標(biāo)申請(qǐng)修改而來。如果申請(qǐng)人認(rèn)為商標(biāo)具有描述性但可能通過使用獲得顯著性,可直接在副簿注冊(cè)提交申請(qǐng)。
  只有缺乏顯著性的商標(biāo)才能在副簿注冊(cè)提出申請(qǐng)。如果商標(biāo)具有顯著性,此商標(biāo)將不能在副簿注冊(cè)獲得注冊(cè)。因此,如果在副簿注冊(cè)申請(qǐng)的商標(biāo)具有顯著性,則必須將該申請(qǐng)修改為主簿注冊(cè)的商標(biāo)申請(qǐng),否則該商標(biāo)將被駁回(臨時(shí)法案第815條01款)。
  03
  主簿注冊(cè)的后續(xù)注冊(cè)
  業(yè)內(nèi)人士經(jīng)常討論如何將副簿注冊(cè)修改為主簿注冊(cè)。事實(shí)上,并不存在這樣的程序。如果在副簿注冊(cè)獲得商標(biāo)注冊(cè)的所有人欲在主簿注冊(cè)獲得商標(biāo)注冊(cè),必須在主簿注冊(cè)提出新申請(qǐng)。進(jìn)而,副簿注冊(cè)的商標(biāo)注冊(cè)人將成為主簿注冊(cè)的商標(biāo)申請(qǐng)人。此外,副簿注冊(cè)并不意味著商標(biāo)還未獲得顯著性(第15章第1096節(jié))從而危及主簿注冊(cè)的后續(xù)注冊(cè)。
  當(dāng)商標(biāo)的持續(xù)使用時(shí)間至少為五年時(shí),這些使用證據(jù)可被視為獲得商標(biāo)獲得顯著性的證據(jù),但這些證據(jù)通常不足以克服商標(biāo)具有描述性的缺陷。很多時(shí)候,審查員會(huì)要求提供更多的證據(jù)以證明該商標(biāo)獲得了顯著性,如:該商標(biāo)的知名度、廣告等證據(jù),及第三方出具的聲明表明此商標(biāo)已被公眾熟知,并且表明商標(biāo)與申請(qǐng)人/注冊(cè)人的商品或服務(wù)已唯一對(duì)應(yīng)起來。
  實(shí)際上,由于商標(biāo)通過五年的使用來獲得顯著性的時(shí)間與副簿注冊(cè)的商標(biāo)有效性維持的時(shí)間一致(自注冊(cè)之日起第5至6年內(nèi)),注冊(cè)人通常需要提交使用聲明(Section 8)以維持副簿注冊(cè)的有效性, 與此同時(shí),商標(biāo)所有人在主簿注冊(cè)提出新申請(qǐng)。這樣,商標(biāo)所有人既可以維持副簿注冊(cè)的有效性,又在主簿注冊(cè)提出了新申請(qǐng)。如果主簿注冊(cè)的商標(biāo)獲得了注冊(cè),可考慮放棄副簿注冊(cè)。如果商標(biāo)注冊(cè)滿10年,商標(biāo)所有人未提交續(xù)展申請(qǐng),該商標(biāo)將自動(dòng)無效。如果商標(biāo)注冊(cè)人欲快速放棄副簿注冊(cè),可向美國專利商標(biāo)局提交快速放棄請(qǐng)求。如果申請(qǐng)人未能說服美國專利商標(biāo)局該商標(biāo)已具有顯著性,那么主簿注冊(cè)將不被核準(zhǔn),副簿注冊(cè)將繼續(xù)保護(hù)注冊(cè)人的權(quán)利。
  04
  副簿注冊(cè)無公告程序
  在副簿注冊(cè)的申請(qǐng)商標(biāo),不存在注冊(cè)前的公告程序,一旦商標(biāo)申請(qǐng)核準(zhǔn),該商標(biāo)將被獲準(zhǔn)注冊(cè)。如果申請(qǐng)人欲快速獲得商標(biāo)的注冊(cè),可直接在副簿注冊(cè)提出申請(qǐng)(而不是在主簿注冊(cè)提出申請(qǐng))。
  05
  副簿注冊(cè)的優(yōu)勢(shì)
  總括起來,副簿注冊(cè)具有以下優(yōu)勢(shì):
  1.為缺乏顯著性但能夠區(qū)分商品或服務(wù)來源的商標(biāo),提供了第二種注冊(cè)方式;
  2.基于美國副簿注冊(cè),為該商標(biāo)在其他一些國家獲準(zhǔn)注冊(cè)或獲得優(yōu)先權(quán)創(chuàng)造條件;
  3.允許使用注冊(cè)標(biāo)記,如?或短語Reg. U.S. Pat及T.M. Off;
  4.副簿注冊(cè)的商標(biāo)信息存在于官方數(shù)據(jù)庫中,供查詢用;
  5.可阻礙在后近似商標(biāo)的注冊(cè);
  6.盡管商標(biāo)獲得了顯著性,副簿注冊(cè)仍可作為一種保護(hù)商標(biāo)的途徑。
  06
  副簿注冊(cè)的劣勢(shì)
  副簿注冊(cè)的商標(biāo)無法獲得不可爭辯性,如果申請(qǐng)人向美國專利商標(biāo)局提出不可爭辯性的請(qǐng)求(主簿注冊(cè)的商標(biāo)一般在第5至6年連同使用聲明和不可爭辯性請(qǐng)求一并提交),將遭到美國專利商標(biāo)局的駁回。因此,如果第三方能夠出示近似商標(biāo)的在先使用情況或其他理由證明其在先權(quán)利(或其他任何撤銷理由),則副簿注冊(cè)的商標(biāo)注冊(cè)隨時(shí)都有被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。
  副簿注冊(cè)已存在了60多年,副簿注冊(cè)為能夠區(qū)分商品或服務(wù)來源的商標(biāo)提供了注冊(cè)和保護(hù)的可能,而人們對(duì)副簿注冊(cè)的重要性并不是完全了解。商標(biāo)所有人及法律顧問應(yīng)了解副簿注冊(cè),副簿注冊(cè)程序及后續(xù)在主簿注冊(cè)的進(jìn)行注冊(cè)申請(qǐng)等情況。通過這種方式,通常由于商標(biāo)缺乏顯著性而無法注冊(cè)的商標(biāo)能夠得以注冊(cè)。

 

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